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Presse & Publications

La Cour suprême statue sur la doctrine des équivalents au Royaume-Uni

14 juillet 2017

La Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé que le droit britannique prévoyait une doctrine des équivalents afin de déterminer l’étendue de la portée de la protection des brevets. Il s’agit de la décision la plus importante concernant la contrefaçon des brevets depuis une décennie. L’affaire - Actavis UK Limited c/ Eli Lilly & Company [2017] UKSC 48 - concernait l’utilisation du pémétrexed, un médicament anticancéreux. Les revendications pertinentes concernaient ici l’utilisation d’une combinaison de sel de pémétrexed, de pémétrexed disodique, combiné avec de la vitamine B12 (et éventuellement de l’acide folique). Cette combinaison a permis d’éviter les effets secondaires néfastes du pémétrexed qui empêchaient l’utilisation thérapeutique du pémétrexed seul.
 
Plutôt que du pémétrexed disodique, les produits Actavis utilisaient du pémétrexed de diacide, du pémétrexed de ditromethamine ou du pémétrexed de dipotassium.  Les médicaments ont été administrés par voie intraveineuse et étaient en pratique dissous dans une solution saline avant administration.  La question fondamentale était de savoir si la portée de la protection des revendications des brevets concernant le pémétrexed disodique s’étendait aux produits pémétrexed utilisés par Actavis. Le tribunal de première instance et la Cour d’appel avaient tous deux jugé que la protection ne s’étendait pas à ces produits car les revendications du brevet se limitaient au sel disodique. Lors d’un appel incident, Actavis a soulevé une autre question : les produits Actavis constituaient-ils une contrefaçon indirecte du brevet, comme l’avait constaté la Cour d’appel ?
 
Lord Neuberger, président de la Cour suprême, a rédigé le jugement de la Cour rendu le 12 juillet 2017.  La loi clé était le Protocole sur l’interprétation de l’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen telle que modifiée en 2000 (« CBE 2000 »).  L’article 1 du Protocole exige un équilibre entre une interprétation stricte et littérale des revendications de brevet et leur utilisation en tant que simple ligne directrice.  Cet équilibre doit fournir une protection équitable aux détenteurs de brevets ainsi qu’une sécurité raisonnable aux tiers.  L’article 2 du Protocole, ajouté par la CBE 2000, affirme : « due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims » [« il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications. »].
 
Lord Neuberger a estimé que la question de la contrefaçon par variantes devait être abordée en considérant les deux questions suivantes : (i) la variante représente-t-elle une contrefaçon de l’une des revendications selon une interprétation normale, et, si non, (ii) la variante enfreint-elle une revendication parce qu’elle varie dans l’intention d’une façon ou de façons immatérielle(s) ?  Si la réponse à l’une des questions est « oui », il y a infraction.  Une telle approche tiendrait compte des équivalents, mais limiterait leur portée à des variations immatérielles de l’invention.  Selon Lord Neuberger, la précédente approche de la Cour suprême en 2005 dans l’affaire Kirin-Amgen a confondu ces deux questions et les a traitées comme des questions d’interprétation de la langue de la demande, alors qu’en fait la question (ii) exige non seulement une prise en compte de l’interprétation de la langue mais aussi de la portée (le cas échéant) à laquelle la protection devrait s’étendre au-delà de cette signification.
 
La Cour a par conséquent privilégié l’application des trois questions « Improver » (datant d’une affaire de 1990), systématiquement appliquées dans les tribunaux du Royaume-Uni avant l’arrêt Kirin-Amgen, mais a décidé de les reformuler comme suit :

  1. Bien que n’étant pas évoquée dans la signification littérale de la (des) revendication(s) pertinente(s) du brevet, la variante aboutit-elle substantiellement au même résultat substantiellement de la même manière, autrement dit le concept inventif révélé par le brevet ?
  2. Était-il évident pour l'homme du métier, lisant le brevet à sa date de priorité mais sachant que la variante aboutit au même résultat, qu'elle le fait substantiellement de la même manière ?
  3. Un tel lecteur du brevet aurait-il néanmoins conclu que, pour le breveté, un respect strict du contenu littéral des revendications était une exigence essentielle de l'invention ?
Afin de démontrer qu’il y a contrefaçon dans une situation où il n’y a pas de contrefaçon au sens littéral, il faudrait que le titulaire du brevet démontre que la réponse aux deux premières questions est « oui » et que la réponse à la troisième question est « non ».
 
En appliquant ces questions reformulées aux faits de l’affaire, la Cour suprême a estimé que les réponses étaient effectivement « oui », « oui » et « non ».  C’est l’anion pémétrexed qui, une fois dissout, était l’ingrédient actif, peu importe si le cation était aussi long que le produit dissous.  L’homme du métier n’aurait pu savoir à l’avance quelle serait la solubilité de n’importe quel sel pémétrexed, mais il s’agissait d’un test de routine et il s’attendait à trouver un sel avec la solubilité appropriée.  En sachant qu’un sel particulier fonctionnait, l’homme du métier aurait su que cela fonctionnerait de la même manière que le sel disodique.  Enfin, la Cour suprême n’a pas statué que l’homme du métier, en examinant la description du brevet dans son ensemble, croirait que le titulaire du brevet avait l’intention de limiter la portée de la protection des revendications uniquement au sel disodique.  Les exemples évoqués concernaient tous le sel disodique et l’homme du métier, pour cette raison, aurait compris que les revendications s’y limitaient, mais le titulaire du brevet n’avait pas pour autant l’intention d’exclure la contrefaçon par tout autre sel.
 
La Cour suprême a également examiné l’application la procédure de délivrance du brevet, estimant que les circonstances dans lesquelles il serait approprié qu’un tribunal tienne compte de la procédure de délivrance étaient limitées et ne seraient appropriées que si le point en cause était vraiment peu clair ou qu’il serait contraire à l’intérêt public d’exclure la procédure de délivrance.
 
Sur la question de la contrefaçon indirecte, la Cour suprême a convenu avec la Cour d’appel qu’Actavis serait tenu responsable de contrefaçon indirecte (bien qu’il n’y ait pas eu de contrefaçon directe), comme l’avait compris Actavis, ou qu’il était évident dans ces circonstances que les derniers utilisateurs dissoudraient les produits Actavis dans une solution saline, ce qui produirait une solution contenant à la fois des cations de sodium et des anions pémétrexed, c’est-à-dire une solution contenant du pémétrexed disodium.
 
Enfin, la Cour suprême a estimé que ses conclusions concernant la contrefaçon s’appliqueraient également en droit français, italien et espagnol.
 
Cette décision novatrice élargit la portée de la protection des brevets au Royaume-Uni et sera appréciée par de nombreux brevetés.  Cela confirme que les variantes immatérielles seront considérées comme des contrefaçons même si la langue littérale de la revendication ne les couvre pas.  À l’inverse, cette évolution du droit, surtout s’il est appliqué de manière large par les tribunaux inférieurs, créera inévitablement une plus grande incertitude pour les contrefacteurs potentiels, ces derniers ne pouvant plus s’inspirer d’un brevet en faisant une interprétation stricte de la langue des revendications.
 
Cet arrêt de la Cour suprême aligne également le droit britannique très étroitement sur les approches adoptées concernant les variantes par les tribunaux allemand et néerlandais.  Il est donc probable que la nouvelle juridiction unifiée du brevet, qui devrait être opérationnelle en 2018, adoptera une approche très similaire pour la gestion des revendications et l’infraction de brevets.

Auteur : Graham Burnett-Hall
Associé, Londres (Royaume-Uni)

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