Marks & Clerk -
  • Our People
  • Our Services
  • About Us
  • Knowledge and news

Presse & Publications

Unwired Planet : un petit pas pour les brevets essentiels, un pas de géant pour les FRAND

10 janvier 2019

Différentes procédures récentes ont renforcé l’expertise de la Cour britannique dans le domaine des licences de « Brevets Essentiels » relatifs à une Norme ou un Standard(BEN), confirmant ainsi son statut de lieu de prédilection pour la résolution de litiges sur les conditions FRAND (« Fair, Reasonable and Non-Discriminatory », soit des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires). L’approche de la Cour britannique, à la suite de la récente décision de la Cour d’appel dans l’affaire Unwired Planet contre Huawei, devient de plus en plus prévisible pour les parties à des litiges FRAND.  C’est donc le bon moment pour faire le point sur ce que titulaires et utilisateurs (qui implémentent dans leurs produits et/ou services ces brevets essentiels) doivent connaître à propos des licences FRAND au Royaume-Uni.

  • La Cour britannique va définir les conditions FRAND, y compris les taux de redevance, pour une licence mondiale qui couvre les droits au Royaume-Uni et également en dehors du Royaume-Uni. Cette approche a été critiquée par ceux qui estiment que la Cour britannique étend ainsi sa juridiction de manière extra-territoriale, en interférant notamment avec des sujets liés à la propriété étrangère (notamment, la validité des BEN étrangers, laquelle doit être examinée par le tribunal de la juridiction considérée).  Cependant, la Cour britannique considère que cet aspect doit être séparé de l’objet de sa décision, à savoir la détermination des conditions de licence FRAND.  Cette détermination repose sur la portée et l’effet de l’engagement définis lorsqu’un titulaire de BEN déclare que son brevet est essentiel à une norme ou un standard.  La Cour britannique se félicite de réaliser cette détermination sur une base mondiale, ce qui évite que les utilisateurs de brevets essentiels ne recourent à des tactiques visant à retarder les négociations de licences FRAND (résultat probable lorsque les titulaires de brevets essentiels sont confrontés à des coûts prohibitifs associés aux démarches nationales pour l’établissement de conditions FRAND).  La Cour a également constaté que divers mécanismes peuvent être introduits dans les conditions FRAND (comme des taux de redevance territoriale différents et ajustés selon le nombre de brevets essentiels sur un territoire donné, ou des réajustements annuels dans le paysage global des brevets essentiels afin de garantir qu’une licence mondiale reste juste et équitable pour les utilisateurs.  Cette démarche est intéressante pour les titulaires de brevets essentiels qui souhaitent inscrire des conditions FRAND dans un ensemble de procédures.  Elle est moins bien accueillie par les utilisateurs de brevets essentiels, qui doivent à présent démontrer que certains brevets essentiels ne devraient pas impliquer le versement de redevances (e.g. en raison de procédures nationales de révocation de brevet).  Cependant, un utilisateur mécontent devrait se garder de chercher à contourner l’autorité de la Cour britannique sur cette question, par exemple par le biais d’une réparation demandée dans une procédure étrangère ultérieure. En effet, des affaires précédentes ont montré que le tribunal britannique est disposé à bloquer ces tentatives (par le biais d'une injonction anti-procès).  Si un utilisateur (qui implémente un ou plusieurs brevets essentiels) décide d’ignorer purement et simplement les conditions FRAND déterminées par la Cour britannique, il peut s’exposer à une injonction interdisant l’utilisation des brevets essentiels couvrant le territoire du Royaume-Uni.
  • Sans recourir à de longues négociations détaillées avec un utilisateur donné, les titulaires de brevets essentiels peuvent entamer des procédures pour obtenir une injonction contre l’utilisation d’un brevet essentiel au Royaume-Uni, la seule exigence étant que le titulaire du brevet essentiel ait notifié l’infraction à l’utilisateur en vue de lui accorder une licence selon des conditions FRAND.  Un protocole bien connu, précédemment établi dans l’arrêt de la Cour européenne, affaire Huawei contre ZTE, a décrit les étapes à suivre pour obtenir une telle injonction.  La Cour d’appel britannique a confirmé qu’elle estime que ces étapes sont les meilleures pratiques, à défaut d'être contraignantes, à condition que le titulaire du BEN en ait informé l’utilisateur conformément aux exigences de notification définies ci-dessus.  Cette approche est valable au Royaume-Uni, où une injonction ne sera pas accordée dans une procédure tant que toutes les questions essentielles (y compris la validité du brevet essentiel britannique) n’ont pas été étudiées.  Cependant, le protocole pourrait être considéré obligatoire dans d’autres juridictions où une injonction serait accordée à une étape antérieure.

Au moment de fixer les taux de redevance applicables aux brevets essentiels, les titulaires des titres de propriété industrielle considérés ne seront pas excessivement liés par les conditions qu’ils ont précédemment accordées (à d’autres  concessionnaires de licence dans des conditions similaires). Un utilisateur ne peut pas se plaindre d’un taux de redevance donné, si ce taux reste dans le cadre de qui est considéré comme  juste et raisonnable

Alors que la décision de la Cour d’appel est particulièrement bien accueillie par les titulaires de brevets essentiels, certains aspects peuvent aussi en favoriser les utilisateurs.  Cela peut être le cas lorsque l'un des utilisateurs est un concurrent direct du titulaire d’un brevet essentiel). Dans de telles circonstances, le titulaire peut refuser de négocier une licence au motif que ses engagements FRAND ne l’exigent pas. Si un utilisateur cherche à remettre en cause cet argument, la Cour britannique peut à présent garantir que le sujet sera traité sur une base mondiale. En outre, la Cour a laissé un certain nombre de voies ouvertes, que les utilisateurs peuvent explorer lorsqu’ils estiment que, du fait de leur situation particulière, il est justifié d’écarter cette approche. Par exemple :

  • Un tribunal du Royaume-Uni peut refuser d’évaluer une licence sur une base mondiale lorsque le portefeuille du titulaire en matière de brevets essentiels est de petite taille i.e. comprend un nombre restreint de brevets et de territoires. À ce sujet, un utilisateur devrait évaluer si un titulaire de droits essentiels s’engage bel et bien dans des démarches de concessions multiples de licence, pays par pays.
  • Un utilisateur peut aussi chercher à démontrer des effets anticoncurrentiels résultant de l’association d’une licence de BEN dans un pays à une licence de BEN dans un autre pays, sous forme d’analyse détaillée des effets réels de l’association de ces activités. Cette preuve pourrait convaincre le tribunal qu’une licence mondiale constitue un regroupement illégal ou n’est pas appropriée.
  • Si un utilisateur estime que le tribunal d’une autre juridiction est plus apte à juger des questions liées à des licences FRAND (par exemple, parce qu’il s’agit du lieu de fabrication ou que ses BEN constituent une partie plus importante du portefeuille), il pourrait remettre en question le fait que le Royaume-Uni est le forum adéquat ou le plus approprié. Certaines décisions montrent que cet argument ne porte pas nécessairement, mais il ne fait aucun doute qu’un argument de cette nature, ainsi que la demande de suspension de la procédure britannique en matière de FRAND correspondante, doit être présenté très tôt, ou le plus tôt possible.
  • Contrairement aux conclusions d’un tribunal de première instance (qui a estimé qu’un seul ensemble de conditions ou clauses peut répondre aux conditions FRAND), la Cour d’appel britannique a estimé qu’un éventail de clauses ou de conditions, convenues entre un concessionnaire de licence et un licencié, tous deux d’accord, pourraient être déclarés FRAND. En présence d’un éventail de conditions FRAND préalablement négociées et agréées, ce sont les conditions préférées par le titulaire des droits qui seront examinées en premier en cas de contentieux. (un titulaire de BEN ne doit et ne peut proposer qu’une seule licence répondant aux conditions FRAND et il choisira donc inévitablement un sous ensemble parmi une pluralité de conditions FRAND répondant le mieux à ses propres objectifs). L’utilisateur a quand même la possibilité de restreindre la gamme de conditions FRAND s’il fournit au tribunal la preuve économique détaillée justifiant en quoi devraient réellement consister les conditions FRAND applicables.
  • Les décisions britanniques concernent principalement le secteur des télécommunications. Lorsque le BEN concerne un autre secteur technologique, il conviendrait d’évaluer minutieusement l’engagement réel des titulaires de droits (notamment en matière d’obligations du titulaire des droits). Une licence mondiale peut se justifier en matière de télécommunications (un téléphone portable s’utilise en passant les frontières) ; mais cette propriété reste spécifique et pourrait ne pas être justifiée dans d’autres domaines technologiques.

En dehors d’avantages ou d’inconvénients particuliers,  les deux parties à un accord FRAND suivant l’approche de la Cour britannique bénéficient d’un degré de certitude élevé quant aux décisions finalement adoptées sur certaines questions (en référence aux jugements britanniques dont le nombre ne cesse d’augmenter). Cette certitude ou sécurité juridique peut s’avérer être un argument puissant lors de la négociation des licences FRAND.


Auteurs:

Dafydd Bevan
Partner, London (UK)
Solicitor

John de Rohan-Truba
Managing Associate, London(UK)
Solicitor

L'utilisation des cookies sur le site de Marks & Clerk

Si vous souhaitez accéder au site sans utiliser les cookies, veuillez désactiver les cookies de votre navigateur. Vous pouvez consulter sur AllAboutCookies.org les détails des configurations habituelles des navigateurs pour cela ou bien consulter la rubrique aide de votre ordinateur. Certaines fonctionnalités et facilités de notre site pourraient ne pas fonctionner si les cookies sont désactivés. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Fermer et continuer sur le site