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Presse & Publications

Comment McDonald’s a perdu sa marque Big Mac

1 février 2019

Cet article a été publié pour la première fois sur CITMA.

Comment la chaîne de hamburgers irlandaise Supermac’s a-t-elle  réussi à faire annuler la marque « Big Mac » au sein de l’UE ? La réponse réside dans le manque de preuves présentées par McDonald’s, comme l’explique Daniel Bailey.

Au cours des dernières semaines McDonald’s a été l’objet de beaucoup de publicité, peut-être non désirée.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’équipe de football universitaire Clemson Tiger a célébré ses victoires aux championnats nationaux avec les 1000 'Hamberders' de la Maison Blanche, décrivant le repas comme « le meilleur repas de sa vie » (affirmation depuis niée).

Un peu plus près de chez nous, l’enregistrement de la marque de l’UE de McDonald « BIG MAC » (n° 62638) a été annulé avec succès par une chaîne irlandaise de hamburgers, Supermac’s.

Les deux chaînes de fast-food sont en conflit depuis plusieurs années au sujet de l’utilisation du terme « mac ».

À première vue, cette décision est surprenante. Le Big Mac est l’un des plats les plus connus au monde, vendu par la plus grande chaîne de restauration rapide au monde. Le Big Mac est si largement disponible à l’échelle mondiale, et la marque si connue, que The Economist utilise le coût des Big Mac dans le monde pour comparer les prix et les taux de change entre différents pays.

Cette décision n’empêche pas McDonald’s de vendre des Big Mac, mais si elle est confirmée, cela pourrait aider Supermac’s à s’étendre sur le territoire de l’UE.

Comment est-ce possible ?

Lorsqu'une marque britannique ou de l’Union Européenne est enregistrée depuis au moins cinq ans, un tiers peut demander l’annulation de la marque si elle n'a pas été utilisée en relation avec les produits et services qu'elle couvre.

Supermac’s a demandé l’annulation de l’enregistrement de la marque de l’Union Européenne « BIG MAC » de McDonald’s et ce dernier était tenu de fournir les preuves qu’il avait utilisé cette marque, dans l’UE, entre avril 2012 et avril 2017. Simple, du moins semble-t-il.

Les preuves et la décision

A l’appui de sa demande d’enregistrement, McDonald’s a présenté des déclarations signées par des représentants de McDonald’s au Royaume-Uni, en France et en Allemagne ; des brochures et des impressions de supports publicitaires ; des impressions de leur propre sites internet ; et une impression de Wikipedia.

Les déclarations faisaient état de chiffres de vente montrant que McDonald’s avait vendu plus de 1,4 milliard de Big Mac au Royaume-Uni, en France et en Allemagne entre 2011 et 2016.

L'EUIPO (Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle) a estimé que les preuves fournies n'étaient pas suffisantes pour démontrer que la marque avait été réellement utilisée. Le type de preuves présenté, en particulier les déclarations des représentants de McDonald’s, n’avait qu’une valeur limitée.

En conséquence, l'EUIPO a conclu que les éléments de preuve fournis n'apportaient pas suffisamment de détails sur l'étendue de l'usage et que les documents « ne fournissent aucune donnée sur la présence commerciale réelle de la marque de l’Union Européenne pour les produits ou services concernés ».

Comment se protéger

Le Big Mac étant si répandu, il est surprenant que les éléments de preuve présentés en l'espèce n’aient pas été plus solides.

En particulier, McDonald’s aurait été dans une meilleure position s'il avait fourni des données objectives et des images montrant les produits en vente dans ses restaurants.

Cette affaire est un rappel brutal aux titulaires de marques, grands et petits, concernant l’importance de conserver des rapports exhaustifs de l’usage de la marque, de manière à pouvoir fournir des preuves précises et objectives.

Les mandataires agréés sont les mieux placés pour conseiller sur la manière de prouver l’usage d’une marque.

Et ensuite ?

Supermac’s a depuis publié un communiqué selon lequel « c’est une grande victoire pour les entreprises en général et cela empêche la mise en place d’une certaine « tyrannie des marques » par les plus grandes entreprises en ne leur permettant pas d’accumuler des marques sans les utiliser ».

Cette affirmation peine à se faire accepter. Le Big Mac est l’un des plats les plus célèbres au monde et, malgré cette décision, McDonald’s utilise clairement la marque Big Mac.

McDonald’s n’a pas perdu de temps pour confirmer qu’il formerait un recours contre cette décision.

Ce qui précède laisse la porte ouverte à plus de publicité pour McDonald’s notamment, d’une part, sur le point de savoir si le recours sera recevable et, d’autre part, concernant le nombre de « hamberders » que peuvent manger les gagnants du Super Bowl 2019.

Gardez un œil ouvert pour le recours.

Auteur :
Daniel Bailey
Associate, London (UK)
Chartered (UK) and European Trade Mark Attorney

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