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Audit

Quand vous envisagez d’investir dans une entreprise, vous vérifiez toujours les actifs, les passifs et les contrats. Les exemples suivants sont des situations typiques que vous pourriez rencontrer si vous prenez pour argent comptant la propriété intellectuelle :

N° 1
Un cadre expérimenté, inventeur de brevets clés générant d’importants profits a quitté l’entreprise quelques semaines après votre investissement. Il a eu un différend grave avec le Directeur Technique et réclame maintenant en justice 5 Millions d’Euros de rémunération d’inventeur impayée. Vous demandez des explications à la direction mais vous n’obtenez que des réponses embarrassées indiquant qu’il n’y avait pas de plan spécifique de rémunération en place pour les inventeurs...

N° 2
Pendant la due diligence on vous a indiqué que le concurrent américain le plus important de l’entreprise n’était pas une menace parce qu’il a contrefait le brevet de base de l’entreprise et que le coût du procès est prévu dans le business plan. On vous a montré une opinion très positive d’un avocat américain qui soutient cette position. Le litige est maintenant en cours et, pendant la procédure, on découvre des documents qui prouvent que l’entreprise a volontairement caché des documents de l’art antérieur à l’office des brevets. L’avocat de l’entreprise vous prévient maintenant que l’action en contrefaçon est très probablement vouée à l’échec. Avec une perte de 2 Millions US $, l’entreprise est obligée de quitter le marché américain…

N° 3
L’entreprise dans laquelle vous venez d’investir a un important portefeuille de brevets. Un audit des formalités a été réalisé sur ces brevets. Tout était en ordre et le rapport était plutôt onéreux. Vous apprenez maintenant que l’entreprise est la cible d’une action en contrefaçon. Quand vous demandez des comptes à votre auditeur, celui-ci vous répond que le fait de posséder des brevets ne donne pas le droit de les exploiter si ces brevets dépendent d’autres brevets dont vous n’êtes pas propriétaire…

La solution

Pour éviter de tels problèmes, il est nécessaire de faire examiner les titres de propriété intellectuelle par des experts pour vérifier que :

  • Toutes les formalités nécessaires ont été réalisées pour vous garantir la propriété réelle
  • Leur portée correspond à ce qui est mentionné dans le business plan
  • Le risque de droits de tiers dominant est efficacement contrôlé

Il est aussi important d’auditer les politiques et les procédures en place dans l’entreprise pour juger si la qualité des actifs intellectuels est conforme aux standards du secteur de la compagnie.

Audit des politiques et des procédures

  • Il existe ou pas une politique écrite sur la manière de gérer la Propriété Intellectuelle
  • Il existe ou pas une procédure rigoureuse pour mettre en œuvre cette politique
  • Les personnels techniques et marketing connaissent ou non quelle est la PI à protéger, quelle devrait être cette protection et qui en est responsable
  • Les contrats de travail ou de coopération ont ou n’ont pas de dispositions adéquates pour garantir la propriété de l’entreprise

Audit des formalités

  • Les titres qui sont énumérés n’ont pas expiré
  • Ils sont libres de tout engagement (co-propriété, licences, hypothèque...) autre que ceux déclarés
  • Ils ont été correctement enregistrés au nom de l’entreprise
  • Toutes les déclarations nécessaires ont été faites, en particulier la déclaration de divulgation d’information à l’USPTO

Audit de fond

Quand des éléments clés d’un business plan dépendent fortement des brevets accordés ou des demandes de brevet, vous devriez rechercher un avis d’expert. Lorsque nous conseillons nos clients, nous utilisons différentes méthodes suivant le contexte :

  • Revue détaillée des dossiers de procédure (rapports d’examen et de recherche) qui n’est pas possible généralement pour des portefeuilles très importants, mais est réalisable pour des titres clés
  • Recherche des brevets des concurrents et opinion sur la liberté d’exploitation
  • Analyse des contrats de travail des inventeurs et avec les coopérants

Dans tous les cas, il peut être nécessaire de parcourir les rapports de recherche pour voir les dépendances possibles qui peuvent donner une idée du risque que court l’entreprise d’enfreindre des brevets de tiers.

Conditions générales

Avant tout engagement, nous effectuons une revue de conflit et émettons un devis (prix et délai).

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Christian NGUYEN-VAN-YEN
Associé

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