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Presse & Publications

Brevet CRISPR-Cas9 (Recours T 0844/18) : La chambre de recours invalide la revendication de priorité

21 January 2020

Quatre jours de procédure orale (13 - 16 janvier 2020) ont été nécessaires à la chambre de recours en charge du cas T 0844/18 pour conclure sur le recours formé par les titulaires du brevet EP2771468 concernant la technologie d’édition de génome CRISPR-Cas9. Dans la décision attaquée, la priorité de la demande européenne était considérée comme non valable. En effet, le brevet européen  revendiquait la priorité de plusieurs demandes provisoires américaines déposées au nom des inventeurs, et la preuve du transfert de droit de priorité de certains de ces inventeurs aux déposants de la demande européenne n’était pas apportée. Les revendications du brevet étaient alors considérées comme manquant de nouveauté vis-à-vis de deux documents D3 et D4, publiés entre la date de priorité et la date de dépôt. Un rappel plus complet de l’historique de la procédure est annexé en fin d’article.

Pendant ces 4 jours ont été discutés les 3 principaux motifs exposés dans le mémoire de recours de 94 pages déposé par les titulaires le 1er août 2018 :

  1. Le droit de priorité n’a jamais été le domaine de l’OEB et devrait être réservé aux actions de droits devant les tribunaux nationaux.
  2. L’interprétation correcte de « Celui » (« Any person » dans l’article 4.A.1) de la Convention de Paris et dans l’article 87 de la CBE) est que la personne qui a régulièrement déposé la demande de priorité peut valablement en revendiquer la priorité.
  3. L’article 87(1) de la CBE exige un renvoi au droit national du lieu de dépôt de la demande de priorité afin de déterminer qui est « celui » qui a régulièrement déposé la demande de priorité.

En particulier, les titulaires dans le mémoire de recours tentaient de convaincre la chambre de recours que les questions de droit que soulève ce cas sont d’importance fondamentale et que la Grande Chambre de recours devait être saisie.

La chambre de recours a ainsi indiqué au point 23 d’une communication datée du 4 novembre 2019 (F3305) que la question essentielle en jeu pouvait être énoncée ainsi :

A et B sont déposants pour la demande de priorité. A seul est le déposant de la demande ultérieure. La revendication de priorité est-elle valide sans une cession du droit de priorité de B
à A ?

La chambre de recours était, avant la procédure orale, d’avis que le terme « any person » était ambigu et que des tentatives pour élucider son sens par ses aspects linguistiques seraient difficiles et probablement sans succès (point 26). Egalement, la chambre de recours indiquait qu’elle était d’avis que la CBE fournit un système complet permettant de déterminer si une revendication de priorité est correctement revendiquée (point 27). La question de savoir si la loi nationale ou (seulement) la CBE pourrait s’appliquer au transfert d’un droit de priorité d’une personne à une autre ne semblait pas pertinente selon la chambre de recours.

La chambre de recours, en charge du cas T 0844/18, a conclu le 16 janvier 2020 que la revendication de priorité était invalide, en accord avec la division d’opposition et a ainsi rejeté le recours formé contre la décision de la division d’opposition.

Est-ce la fin ? Non, c’est la fin d’une saison. Cinq demandes divisionnaires ont été précédemment déposées : deux recours, deux oppositions, une demande encore en cours de délivrance. Bien que la décision de la chambre de recours du 16 janvier 2020 ait été rendue, cette décision sera-t-elle loi d’airain au regard des autres demandes ? Il conviendra d’examiner attentivement les arguments de la chambre de recours et des parties dès la publication des minutes de la procédure orale et de la décision de la chambre de recours. Nous commenterons la décision dès la publication de ces documents.

Historique :

Le 12 décembre 2013 une demande de brevet PCT/US2013/074819 est déposée par le Broad Institute, Inc., le Massachusetts Institute of Technology et les President and Fellows of Harvard College revendiquant la priorité de douze dépôts antérieurs nommés P1 à P12 (par ordre chronologique de dépôt, P1 ayant été déposée le 12 décembre 2012 et P12 ayant été déposée le 17 juin 2013).

Le 11 Février 2015, la mention de délivrance du brevet EP était publiée. Neuf opposants ont demandé la révocation du brevet. 

Le 26 mars 2018, la division d’opposition décidait la révocation du brevet EP2771468 B pour défaut de nouveauté. En particulier, la division d’opposition a conclu à l’invalidité des revendications de priorité des demandes provisoires P1, P2, P5 et P11 (voir point 77 de la décision).

Pour des raisons de sécurité juridique (voir point 66.9 de la décision), la validité des revendications de priorité est soumise à la preuve du transfert du droit de priorité pour chacune de ces demandes. La pratique établie de l’OEB exige l’identité de déposant (voir point 66.5 de la décision).

Ainsi, pour chaque demande antérieure P1 à P12, tous les déposants de la demande antérieure doivent transférer de manière jointe leur droit de priorité à l’un au moins des déposants de la demande ultérieure.

Dans ce cas particulier, aucune preuve du transfert du droit de priorité de Mr. Maraffini (étant un des déposants/inventeurs des demandes provisoires P1, P2, P5 et P11) à au moins l’un des déposants de la demande de brevet PCT/US2013/074819 avant le dépôt de cette dernière demande n’a été soumise (voir point 74 de la décision). C’est également le cas de Mr. Bikard et Mr. Jian pour les demandes P5 et P11 respectivement.

Il est à noter que les documents D3 et D4 cités lors de la procédure d’opposition ont été publiés après les dates de dépôt de P1 et P2 mais avant les dates de dépôts des autres demandes. Les revendications du brevet EP2771468 B n’étaient pas considérées nouvelles vis-à-vis des documents D3 et D4 par la division d’opposition (point 31 de la décision).

Le 28 mars 2018, un appel de la décision de la division d’opposition était déposé par les titulaires du brevet.

Auteur

ABALEA Jordan

ABALEA Jordan Ingénieur en Propriété Industrielle Paris (France) Ingénieur en Propriété Industrielle, Diplômé du CEIPI (Brevets)

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